FRANCHISING E LICENZA DI KNOW-HOW: AFFINI MA DISTINTE

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10420 del 2019, ha avuto modo di chiarire i confini che separano il contratto di franchising e il contratto con il quale una parte si limita a concedere l’uso del proprio know-how e di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale.

IL CASO

Un franchisee si era rivolto al Tribunale di Milano affinché venisse pronunciata la nullità o l’annullamento, o, in subordine, la risoluzione per inadempimento della controparte, di un contratto concluso con un franchisor che operava nel ramo della ristorazione.

Il franchisee esponeva che il contratto stipulato aveva ad oggetto la produzione e la commercializzazione di un particolare prodotto a base di pizza a marchio del franchisor: tale contratto prevedeva l’acquisto, per il franchisee, di macchinari e attrezzature specifiche necessarie sia alla preparazione del prodotto sia all’allestimento dei punti vendita, da gestire sotto i segni distintivi del franchisor e utilizzando un particolare know-how che quest’ultimo affermava di avere elaborato e sperimentato con successo sul mercato.

Il franchisee deduceva inoltre che il contratto – che aveva anche lo scopo di allargare la rete distributiva dei prodotti e delle attrezzature del franchisor nel territorio assegnato al franchisee – imponeva a questi di approvvigionarsi dal solo franchisor, di attenersi a uno specifico modello organizzativo imposto dallo stesso.

Il franchisee lamentava infine i gravi ritardi nella consegna dei macchinari e delle attrezzature, i gravi difetti di malfunzionamento riscontrati sugli stessi – che, contrariamente a quanto dichiarato dal franchisor, non erano coperti da nessun brevetto – e il mancato trasferimento di qualsivoglia know-how; chiedeva conseguentemente la restituzione della somma corrisposta per l’acquisto delle attrezzature e dei prodotti e l’uso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Il supposto franchisor si costituiva in giudizio contestando che tra le parti fosse stato sottoscritto un contratto di franchising ed eccependo che al contrario lo stesso fosse da qualificarsi come mera licenza di uso di know-how e di segni distintivi; chiedeva quindi il rigetto delle domande della controparte e la condanna della stessa al pagamento della somma ancora dovutale quale corrispettivo per forniture di attrezzature e prodotti eseguite.

ESITO DEI GIUDIZI DI MERIT0

Il Tribunale di Milano, con un giudizio poi confermato dalla Corte d’Appello, rigettava le domande del franchisee e accertava che il contratto stipulato tra le parti era un contratto di licenza di uso del know-how e di segni distintivi e non un contratto di franchising: nel contratto – qualificato peraltro dalle stesse parti contraenti come “licenza” -mancava infatti completamente la disciplina di aspettiche caratterizzano e connotano il franchising quali l’inserimento dell’affiliato in una rete, il pagamento da parte dell’affiliato di una fee di ingresso, la formazione impartita al franchisee, l’addestramento successivo e l’obbligo di acquisto di prodotti destinati alla vendita.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha condiviso la qualificazione di contratto di licenza operata dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d’Appello.

Tale qualificazione doveva ritenersi corretta, secondo la Cassazione, sia alla luce della stessa qualificazione letterale data al contratto dalle parti – che, come detto, lo avevano esse stesse nominato come “licenza” – sia alla luce dell’esame complessivo delle pattuizioni contenute nel contratto stesso.

L’oggetto del contratto – che si ricavava dalla lettura unitaria del testo sottoscritto dai contraenti – era da individuarsi nella concessione del diritto allo sfruttamento di un know-how e di segni distintivi di una parte contrattuale, che forniva anche attrezzature e prodotti da commercializzare, all’altra parte, che ne curava la vendita in un determinato territorio, con l’uso del know-how e dei segni distintiti concessi in uso.

La Cassazione conferma pertanto la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito nel negare la qualifica di franchising al contratto sottoposto al loro giudizio sul presupposto della mancanza, nel testo, di obbligazioni che sono per così dire tipiche – anche se non tutte indispensabili – del contratto di franchising e che erano state puntualmente indicate dai giudici di merito: la mancanza dell’inserimento dell’affiliato in una catena di distribuzione e la mancanza di obbligazioni, ritenute fondamentali per il franchising, quali la formazione e i controlli.

CONCLUSIONI SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione in definitiva chiarisce che può esistere un contratto che attribuisce “autonomamente” lo sfruttamento del know-how e dei segni distintivi  – o di altri diritti di proprietà intellettuale – e che non sia tout-court riconducibile al tipo contrattuale – e quindi alla regolamentazione – del franchising: il discrimine tra le due fattispecie è da individuare, in definitiva, nella presenza o nell’assenza, accanto alla concessione in uso del know-how e di altri diritti di proprietà intellettuale, di pattuizioni che prevedano l’inserimento in una rete commerciale, la fornitura di formazione e di  assistenza tecnica e commerciale da parte del franchisor al franchisee.

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