Tutela know how

TUTELA KNOW HOW

TUTELA DEL KNOW-HOW: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 63/2018

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti degli stessi.

La nuova disciplina, oltre a determinare una modifica della nozione di know-how contenuta nel Codice della proprietà industriale (CPI) (art. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005), ha un impatto anche sulla disciplina nazionale del franchising contenuta nella Legge n. 129/2004 che contiene al suo interno, precisamente all’art. 1, una sua specifica definizione di know-how.

Esistono dunque nell’ordinamento italiano due distinte definizioni di know-how

Le due importanti novità introdotte dal D.lgs. 63/2018 consistono, da una parte, in un sostanziale allargamento della nozione di know-how contenuta nel CPI e, dall’altra, nel rafforzamento, quanto a strumenti e alla loro applicazione, della tutela giurisdizionale dello stesso.

Il know-how infatti rientra – insieme ai brevetti e ai segni distintivi – nel più ampio novero dei diritti di proprietà industriale e intellettuale: in un’economia globale sempre più tecnologica, il valore e il vantaggio competitivo delle imprese si fonda sempre di più sui beni immateriali – definiti nel mondo anglosassone intangible assets – quali le idee, le conoscenze, le innovazioni e le creazioni dell’ingegno elaborati o lecitamente acquisiti che devono quindi ricevere una adeguata protezione anche giuridica.

In particolare, il know-how si distingue dal brevetto quanto a oggetto della tutela: il brevetto tutela infatti un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che forniscono una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. La sola idea in quanto tale non è tutelabile come brevetto fino al momento in cui non venga materializzata in una forma concreta.

La Legge n. 129/2004 definisce know-how ilpatrimonio di conoscenze pratiche non brevettate” derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante e che deve possedere tre essenziali caratteristiche, e precisamente quelle di:

  • essere segreto – ovvero considerato, come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non generalmente noto né facilmente accessibile;

  • essere sostanziale – ovvero costituito da conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali;

  • essere individuato – ovvero descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità come sopra definiti.

Alla definizione di know-how della Legge n. 129/2004, il decreto legislativo 63/2018 contrappone una differente definizione: nell’art. 1, c. 1, del Codice della proprietà industriale si introduce la nuova nozione di “segreti commerciali” che sostituisce quella di “informazioni aziendali riservate” precedentemente prevista nella norma.

Non si tratta di una modifica meramente semantica, in quanto la nuova nozione di know-how trasfusa nella nozione di “segreti commerciali” – in inglese trade secretscomprende, ma non esaurisce, la categoria delle esperienze tecnico-industriali, anche commerciali, “riservate” ed estende la protezione anche a tutte le informazioni destinate a non essere divulgate.

Detti segreti commerciali sono tutelati dal Codice di proprietà industriale a condizione che:

  1. siano segreti (sostanzialmente nello stesso senso previsto dalla legge 129/2004);

  2. abbiamo valore economico in quanto segreti;

  3. siano sottoposti, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggetti, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti.

Al requisito della “indispensabilità” del know-how contenuta nell’art. 1 della L. 129/2004 – che tanti dubbi interpretativi e applicativi aveva portato – l’art. 98 del CPI contrappone quella del “valore economico”, valore economico conferito dalla circostanza che dette informazioni siano segrete e adeguatamente protette per restarlo: che si traduce, in pratica, nel vantaggio – effettivo o anche solo potenziale – che il know-how dà o può dare, in termini di competitività sulla concorrenza, a chi lo elabora e lo utilizza nella sua attività economica.

Si segnala che la Corte di Cassazione, con la recente e piuttosto controversa ordinanza n. 11256 del 2018, ha affermato – in controtendenza rispetto alla dottrina prevalente – che il know-how non costituisce neppure un elemento essenziale ma solo eventuale del contratto di franchising: secondo la Corte l’insieme dei diritti di proprietà industriale o intellettuale elencati nell’art. 1 della Legge 129/2004 – oggetto di concessione di uso dal franchisor al franchisee – non devono infatti sussistere tutti cumulativamente, il che equivale in sostanza a disconoscere il requisito di indispensabilità del know-how come fino ad ora inteso.

Di “valore economico” del know-how come sopra precisato può parlarsi allorquando l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione non autorizzati, da parte di terzi, di segreti commerciali, possono, in concreto, recare pregiudizio al potenziale scientifico e tecnico della sua impresa e agli interessi commerciali e finanziari e alle strategie imprenditoriali della stessa; e, al contempo, arrecare i corrispondenti vantaggi al concorrente che se ne avvalga senza averne titolo.

Restano però escluse dalla nozione di know-how tutte quelle informazioni, esperienze e competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, o quelle che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone che operano normalmente nel settore e che si occupano del tipo di informazioni in questione.

Tra le modalità lecite di acquisizione del know-how detenuto legittimamente da un terzo, il D.lgs. 63/2018 ne enuclea in particolare due.

La prima consiste nel cd. reverse engineering, ovvero nella creazione indipendente di know-how ricavato, come chiarisce l’art. 3, c.1, lettera c) della direttiva comunitaria, dalla “osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente  in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni”: deve trattarsi quindi di attività di osservazione ed esame su oggetti o in commercio o dei quali si sia in possesso lecitamente da parte di chi dagli stessi ricava, per inverso, il know-how.

La seconda attività lecita consiste invece nella scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni da parte di un terzo attraverso un processo autonomo.

Come accennato, oltre all’allargamento della nozione di know-how, il D.lgs. 63/2018 introduce nuove ipotesi e nuovi strumenti di tutela dello stesso, intervenendo a integrare le previsioni di cui all’art. 99 del Codice di proprietà industriale, con la riformulazione del comma 1 e l’aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Quanto alle nuove ipotesi di tutela, la recente disciplina sanziona con le misure di tutela specifiche del know-how previste dal Codice di proprietà industriale:

  • coloro che direttamente e scientemente acquisiscono, utilizzino o rivelino illecitamente un segreto commerciale;

  • coloro che acquisiscono, utilizzano o rivelano illecitamente un segreto commerciale conoscendo o non potendo ignorare, date le circostanze del caso concreto, che lo stesso è stato ottenuto da un terzo in modo illecito;

  • coloro che producono o commercializzano beni e servizi avvalendosi di know-how altrui non potendo ignorare, date le circostanze del caso concreto, che lo stesso è stato ottenuto da un terzo in modo illecito

Accanto alle già esistenti sanzioni previste agli articoli 124 e seguenti del CPI nei confronti di chi viola i diritti di proprietà industriale – inibitoria, distruzione di tutte le cose costituenti la violazione (beni e mezzi di produzione) – il D.lgs. 63/2018 introduce la sanzione “alternativa” del pagamento di un indennizzo monetario al ricorrere di determinate condizioni elencate all’art. 124: tale indennizzo non può superare in ogni caso, nella sua determinazione, quanto sarebbe spettato al legittimo detentore del know-how (per esempio a titolo di royalties per lo sfruttamento) qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali.

La tutela delle notizie riservate offerta dal CPI non esaurisce gli strumenti di protezione previsti dalla legge: le condotte di illecita acquisizione, utilizzazione o divulgazione di notizie riservate di natura tecnica o commerciale godono anche della tutela sussidiaria prevista dall’art. 2598, c. 3, in materia di concorrenza sleale che sanziona le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale e idonee a danneggiare l’azienda di un concorrente: quest’ultima resta peraltro la sola tutela possibile nei casi in cui i segreti commerciali siano sì segreti e in quanto tali abbiano un valore economico, ma non siano stati adeguatamente protetti da chi legittimamente ne disponga, affinché restassero segreti

In mancanza delle misure adeguate di protezione delle informazioni quindi, l’utilizzazione di notizie riservate o di know-how aziendale altrui configura l’illecito civile della concorrenza sleale a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale (Tribunale di Bologna sentenza n. 2340/15).

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